Українське товариство звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом до Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" (відповідач 1) та компанії – нерезиденту (відповідач 2), в якому просило: припинити на території України дію міжнародної реєстрації на торговельну марку стосовно всіх зазначених у переліку міжнародної реєстрації товарів 3 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків; зобов`язати Національний орган інтелектуальної власності Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності" надіслати до Міжнародного бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності повідомлення про припинення на території України дії міжнародної реєстрації на торговельну марку та опублікувати в офіційному бюлетені "Інтелектуальна власність" повідомлення про припинення міжнародної реєстрації щодо товарів 3 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків.
Рішенням Господарського суду міста Києва позов було задоволено.
Стосовно зазначених обставин справи судом були надані наступні правові висновки та зазначені деякі процесуальні особливості розгляду подібних спорів:
- Позивача було зобов’язано надати господарському суду належним чином нотаріально завірені копії перекладу на болгарську мову ухвали Господарського суду міста Києва про відкриття провадження у справі та судового доручення про вручення документів, відповідача – іноземну компанію зобов’язано надати суду оформлений відповідно до міжнародних угод документ, що є доказом правосуб`єктності юридичної особи (сертифікат реєстрації, витяг з торгового реєстру тощо), учасники застережені про те, що копії письмових доказів, які подаються повинні бути оформлені у відповідності до вимог ч. 4 ст. 91 Господарського процесуального кодексу України та п. 5.27 Уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації (Вимоги до оформлення документів ДСТУ 4163-2003), здійснено звернення до уповноваженого Центрального органу Республіки Болгарія з проханням про вручення судових документів відповідачу – компанії нерезиденту;
- справа підсудна Господарському суду міста Києва та підлягає розгляду в порядку загального позовного провадження;
- нездатність суду ефективно протидіяти недобросовісно створюваним учасниками справи перепонам для руху справи є порушенням ч. 1 ст. 6 даної Конвенції (§ 66, 69 рішення Європейського суду з прав людини від 08.11.2005р. у справі "Смірнова проти України");
- відповідно до Листа Верховного Суду України головам апеляційних судів України №1-5/45 від 25 січня 2006р., у цивільних, адміністративних і господарських справах перебіг провадження для цілей статті 6 Конвенції розпочинається з моменту подання позову і закінчується винесенням остаточного рішення у справі;
- за приписами ст. 3 Господарського процесуального кодексу України судочинство в господарських судах здійснюється відповідно до Конституції України, цього Кодексу, Закону України "Про міжнародне приватне право", Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", а також міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України. Якщо міжнародним договором України встановлено інші правила судочинства, ніж ті, що передбачені цим Кодексом, іншими законами України, застосовуються правила міжнародного договору;
- іноземні особи мають такі самі процесуальні права та обов`язки, що і громадяни України та юридичні особи, створені за законодавством України, крім винятків, встановлених законом або міжнародним договором, згода на обов`язковість якого надана Верховною Радою України (ст. 365 Господарського процесуального кодексу України);
- Республіка Болгарія є учасниками Конвенції про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах, укладеної 15 листопада 1965 року в м. Гаага, до якої приєдналась Україна згідно з Законом України "Про приєднання України" до Конвенції про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах" від 19 жовтня 2000 року № 2052-ІІІ тому повідомлення іноземних суб`єктів про розгляд справи судами України здійснюється в порядку, визначеному Конвенцією; пунктом 6 Закону встановлено, що якщо всі умови, зазначені у частині 2 статті 15 Конвенції виконано, суддя незалежно від положень частини 1 статті 15 Конвенції може винести рішення, навіть якщо не надійшло жодного підтвердження про вручення або безпосередню доставку документів;
- згідно з листами Вищого господарського суду України № 01-8/1798 від 15.10.2004 та Міністерства юстиції України від 04.10.2004 № 25а-84-04 витрати по перекладу документів та оплаті за їх вручення, на стадії судового розгляду повинна нести заінтересована сторона;
- згідно з рішенням Конституційного Суду України № 18-рп/2004 від 01.12.2004 під охоронюваними законом інтересами необхідно розуміти прагнення до користування конкретним матеріальним та/або нематеріальним благом, зумовлений загальним змістом об`єктивного і прямо не опосередкований у суб`єктивному праві простий легітимний дозвіл, що є самостійним об`єктом судового захисту та інших засобів правової охорони з метою задоволення індивідуальних і колективних потреб, які не суперечать Конституції і законам України, суспільним інтересам, справедливості, добросовісності, розумності та іншим загальноправовим засадам. Отже, охоронюваний законом інтерес є самостійним об`єктом судового захисту та інших засобів правової охорони;
- судом зазначено, що до предмету доказування у даній справі входять обставини щодо того, чи є оспорювана торговельна марка такою, що може ввести в оману щодо товару або особи, яка виробляє товар, а також чи є така торговельна марка схожа настільки, що її можна сплутати з торговельною маркою за свідоцтвом України, що належить позивачу;
- судом відзначено, що у вирішенні спорів, пов`язаних із визнанням недійсними свідоцтв на знаки для товарів і послуг з підстав невідповідності зареєстрованих знаків умовам надання правової охорони, для з`ясування питань, що потребують спеціальних знань (зокрема, про те, чи займає певний елемент домінуюче положення у зображенні знака; чи є підстави вважати, що знак може вводити споживача в оману щодо місця походження та якості товарів, позначених цим знаком; які частини зображення є тотожними з іншим зображенням; чи є схожими знаки настільки, що їх можна сплутати тощо), з дотриманням принципів змагальності, рівності та диспозитивності господарському суду необхідно, якщо схожість не має очевидного характеру, призначати судову експертизу, не перебираючи на себе не притаманні суду функції експерта;
- висновок експерта за результатами дослідження об`єктів інтелектуальної власності повинен бути складений кваліфікованим атестованим судовим експертом, який є атестованим судовим експертом з правом проведення експертиз у сфері інтелектуальної власності, у тому числі за спеціальністю 13.3 "Дослідження, пов`язані з винаходами і корисними моделями";
- використання принципу змагальності та повноти досліджень обставин справи через стандарт переваги більш вагомих доказів, тобто коли висновок про існування стверджуваної обставини з урахуванням поданих доказів видається більш вірогідним, ніж протилежний (постанови Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 02.10.2018 у справі №910/18036/17, від 23.10.2019 у справі №917/1307/18, від 18.11.2019 у справі №902/761/18, від 04.12.2019 у справі №917/2101/17, від 25.06.2020 у справі №924/233/18);
- не надання відповідачами висновку експерта із висновками, що відрізняються від того, що наданий судовим експертом на користь позивача;
- відповідно до пункту 2.3 Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 10.01.2002 №10 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.01.2002 за №64/6352 (далі - положення), у процесі ведення реєстру до нього вносяться відомості щодо припинення дії свідоцтва повністю або частково. Згідно з частинами (1) і (2) статті 9 Мадридської угоди міжнародну реєстрацію знаків від 14.04.1891 відомство країни власника також повідомляє Міжнародне бюро про анулювання, виключення з реєстру, відмови від охорони, передачі прав та інші зміни, внесені в запис про реєстрацію знака у національному реєстрі, якщо ці зміни стосуються також міжнародної реєстрації.
Отже, враховуючи відповідні правові висновки суду по даній справі, можна дійти висновку, що визнання недійсною міжнародну реєстрацію позначення як торгівельної марки щодо держави Україна, має свої особливості та обов’язкові елементи, як: проведення відповідної експертизи по дослідженню об`єктів інтелектуальної власності кваліфікованим атестованим експертом, обов’язкове подання до суду нотаріально завірених копії перекладу для сторони по справі – нерезидента; здійснення звернення до уповноваженого Центрального органу країни нерезидента з проханням про вручення судових документів відповідачу – компанії нерезиденту, підсудність Господарському суду міста Києва, застосування положень Конвенції про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах, використання принципу змагальності через надання відповідних та належних доказів сторонам по справі.
Адвокати патентно-правової компанії ТОВ «КОМПАНІЯ «ІНВЕНТА» продовжують формувати юридичну практику щодо визнання недійсними міжнародних реєстрацій позначень, як торгівельних марок, щодо держави Україна та належним чином захищати права та законні інтереси клієнтів компанії.