Порушення прав на доменне ім’я

Розвиток цифрових технологій привів до появи та збільшення ролі надання послуг та здійснення електронної торгівлі у мережі Інтернет. Компанії для успішного ведення свого бізнесу велику увагу наділяють розвитку (просуванню) свого бізнесу у мережі Інтернет. Тому велику роль приділяється доменним іменам, які виконують функції ідентифікації та відокремлюванню товарів і послуг, а це призводить до врегулювання правовідносин, які пов’язані з використанням та розпорядженням права на домене ім’я, для запобігання випадків недобросовісних дій (конкуренції) з метою отримання матеріальної вигоди порушником права на доменне ім’я і суттєвих збитків законному власнику на доменне ім’я.

Часто конфлікт під час розпорядженням правом на доменне ім’я виникає між власником доменного ім’я та власником торговельної марки. Оскільки доменне ім'я є ім'я, яке використовується для адресації (ідентифікації) в Інтернеті, а торговельна марка - це позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб. Таким чином, домене ім’я та торговельна марка відносяться до засобів індивідуалізації (ідентифікації).

Відповідно до ст. 16 Цивільного кодексу України зазначено, що одним із способів захисту прав є припинення дії, яка порушує право. При цьому суд може захистити права і свободи особи і іншим способом.

Способи захисту:

• позасудовий (претензійний);

• судовий розгляд;

• адміністративна процедура Єдиної політики розв'язання доменних спорів (UDRP) Центром арбітражу і посередництва (WIPO Arbitration and Mediation Center) Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ);

• адміністративна процедура: Апеляційна палата Національного органу інтелектуальної власності, функції якого виконує Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент);

• адміністративна процедура: Антимонопольний комітет України щодо вчинення дій недобросовісної конкуренції.

• звернення до правоохоронних органів (кіберполіція).

Процедура UDRP відрізняється від традиційного судового процесу швидкістю і зручністю для сторін, однак є недешевою. Розгляд доменних спорів в цьому випадку буде проводитися незалежними арбітрами в Центрі арбітражу та посередництва. Позов, включаючи додатки, подається в Центр ВОІВ за встановленою електронною формою.

Для задоволення позовних вимог по процедурі UDRP необхідно встановити три обставини:

- доменне ім'я ідентичне або схоже до ступеня змішування з торговельною маркою, правами на яку володіє позивач;

- у реєстранта доменного імені відсутні права або законний інтерес на використання доменного імені;

- регистрант зареєстрував і використовує доменне ім'я недобросовісно.

Обов'язок доведення недобросовісності реєстрації або використання доменного імені, є ключовим для отримання позитивного для позивача рішення і породжує ряд питань при підготовці відповідного позову.

Діюче законодавство України дозволяє власнику зареєстрованої торговельної марки

• вимагати від реєстранта припинити порушення прав інтелектуальної власності;

• заборонити використання зареєстрованої торговельної марки в доменному імені;

• зобов'язати реєстратора доменних імен здійснити переделегування спірного домену від реєстранта до власника торговельної марки;

• стягнення майнової шкоди або компенсації;

• стягнення моральної шкоди;

• визнання права інтелектуальної власності.

Власнику права на торговельну марку надаються виключні права дозволяти або забороняти використання об'єкта права інтелектуальної власності, а також власнику права на торговельну марку надаються захист від недобросовісних дій третіх осіб. При цьому порушенням прав власника свідоцтва також вважається використання без його згоди в доменних іменах торговельних марок і позначень.

З огляду на вищесказане, використання торговельної марки в доменному імені є конкретною формою використання марки, тому, реєструючи доменне ім'я з відмінною частиною торговельної марки, яка належить іншій особі, реєстрант доменного імені прямо порушує виключні права власника такої торговельної марки.

Інша ситуація, коли маючи зареєстроване доменне ім’я виявляється подібна за найменуванням зареєстрована торговельна марка або наявна інформація про проведення реєстраційних дій відносно схожого позначення на стадії кваліфікаційної експертизи.

Так, для встановлення інформації про наявність зареєстрованої торговельної марки або проведення реєстраційних дій відносно схожого позначення на стадії кваліфікаційної експертизи з найменуванням Вашого доменного імені, можна дізнатися за відкритими пошуковими базами даних ДП «Укрпатент»:

• Спеціальна інформаційна система Укрпатенту (СІС): https://sis.ukrpatent.org/uk/search/simple/ (сервіс створено для пошуку відомостей про об'єкти промислової власності).

• Бази даних та інформаційно-довідкові системи ДП «Укрпатент»: https://ukrpatent.org/uk/articles/bases2.

У разі виявлення порушення прав на Ваше найменування при проведення реєстраційних дій на стадії кваліфікаційної експертизи, доречним є подання кваліфікованого заперечення проти заявки щодо невідповідності наведеного в ній позначення умовам надання правової охорони. Такі заперечення подаються у відповідності до вимог п.8. ст. 10 Закону України «Про охорону прав на торговельні марки», будь-яка особа протягом трьох місяців від дати публікації в Бюлетені відповідно до пункту 10 цієї статті відомостей про заявку або міжнародну реєстрацію торговельної марки чи територіальне поширення міжнародної реєстрації на Україну, здійснене після міжнародної реєстрації, може подати до НОІВ мотивоване заперечення проти заявки чи дії міжнародної реєстрації в Україні щодо невідповідності наведеного в них позначення умовам надання правової охорони, встановленим цим Законом. Такий захист можна визначити як позасудовий (претензійний).

У відповідності до частин третьої та п'ятої статті 13 Цивільного кодексу України не допускаються дії особи, що вчиняються з наміром завдати шкоди іншій особі, а також зловживання правом в інших формах; не допускаються використання цивільних прав з метою неправомірного обмеження конкуренції, зловживання монопольним становищем на ринку, а також недобросовісна конкуренція.

Згідно зі статтею 19 Закону України «Про захист прав споживачів» нечесна підприємницька практика забороняється, зокрема, яка включає: вчинення дій, що кваліфікуються законодавством як прояв недобросовісної конкуренції.

За приписами статті l0bis Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року (набула чинності для України 25.12.1991) країни Союзу зобов'язані забезпечити ефективний захист від недобросовісної конкуренції; актом недобросовісної конкуренції вважається будь-який акт конкуренції, що суперечить чесним звичаям у промислових і торговельних справах; зокрема, підлягають забороні всі дії, здатні яким би то не було способом викликати змішування відносно підприємства, продуктів чи промислової або торговельної діяльності конкурента.

Частинами першою та другою статті 33 Господарського кодексу України неправомірним використанням ділової репутації суб'єкта господарювання визнаються: неправомірне використання чужих позначень, рекламних матеріалів, упаковки; неправомірне використання товару іншого виробника; копіювання зовнішнього вигляду виробу іншого виробника; порівняльна реклама. Неправомірним є використання без дозволу уповноваженої на те особи чужого імені, комерційного найменування, торговельної марки, інших позначень, а також належних іншій особі рекламних матеріалів тощо, що може призвести до змішування з діяльністю іншого суб'єкта господарювання, який має пріоритет на їх використання.

Частиною першою статті 1 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» встановлено, що недобросовісною конкуренцією є будь-які дії у конкуренції, що суперечать торговим та іншим чесним звичаям у господарській діяльності.

Згідно зі статтею 4 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції», неправомірним є використання імені, комерційного (фірмового) найменування, торговельної марки (знака для товарів і послуг), рекламних матеріалів, оформлення упаковки товарів і періодичних видань, інших позначень без дозволу (згоди) суб'єкта господарювання, який раніше почав використовувати їх або схожі на них позначення у господарській діяльності, що призвело чи можепризвести до змішування з діяльністю цього суб'єкта господарювання.

Таким чином, ще одним дієвим способом захисту зареєстрованого доменного ім’я є встановлення ознак вчинення власником свідоцтва на торговельну марку порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції, з приводу використання комерційного (фірмового) найменування за свідоцтвом, без дозволу (згоди) власника доменного імені, що зареєстровано раніше відповідної спірної торговельної марки.

Згідно п.1. ст. 15 Закону України «Про охорону прав на торговельні марки», заявник може оскаржити рішення НОІВ за заявкою у судовому порядку або до Апеляційної палати протягом двох місяців від дати одержання рішення НОІВ чи копій матеріалів, затребуваних відповідно до пункту 3 статті 10 цього Закону. Для власника міжнародної реєстрації зазначений строк становить три місяці від дати надсилання НОІВ до Міжнародного бюро ВОІВ заяви про відмову в наданні правової охорони торговельній марці за міжнародною реєстрацією в Україні для всіх зазначених товарів і послуг або про надання правової охорони торговельній марці щодо частини зазначених товарів і послуг.

Дія свідоцтва припиняється за рішенням суду: якщо внаслідок використання торговельної марки власником свідоцтва або з його дозволу іншою особою вона може ввести громадськість в оману, зокрема щодо походження, якості або географічного походження товарів і послуг, для яких вона була зареєстрована.

Доказами в судовому порядку будуть будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами: 1) письмовими, речовими і електронними доказами; 2) висновками експертів; 3) показаннями свідків. Крім того перед судом може постати питання, щодо проведення відповідних експертних досліджень

Для безпеки і запобігання можливих порушень з боку третіх осіб досить при реєстрації торговельної марки зареєструвати одночасно і відповідний домен.

Порядок встановлення факту порушення (доказування):

• фіксація веб-сторінки шляхом отримання інформації про реєстранта доменного імені, а також інтернет-замовлення (з отриманням підтверджуючих документів) шляхом скриншоту, відео-, аудіозапису процесу дослідження будь-якою заінтересованою особою сайту;

• запис зафіксованих даних на електронний чи інший носій (з зазначенням того, коли, ким і за яких умов цей запис здійснено);

• отримання довідок від провайдерів і мережевих пошукових служб;

• отримання документарного підтвердження про власника доменного імені від реєстратора чи хостинг-провайдера.

Докази про порушення мають подаватися позивачем разом із позовною заявою або в інший, встановлений судом строк, із зазначенням причини.

Крім того можна звернутися до суду з позовом до реєстратора, і вже суд витребує інформацію, або звернутися до суду із заявою про забезпечення доказів.

Співробітники патентно-правової компанії ТОВ «Компанія« Інвента »допоможуть Вам не тільки розробити правильну стратегію захисту в подібних суперечках, але і представити Ваші інтереси в судовому та адміністративному процесах, а також надати кваліфіковану консультацію по супутнім питань. Крім цього:

• посприяти в реєстрації доменного імені;

• документально оформити придбання доменного імені;

• встановити можливого порушника прав або реєстратора доменного імені;

• провести інтернет моніторинг можливих порушень прав інтелектуальної власності;

• представити Ваші інтереси в суперечках по доменних іменах в різних органах і установах;

• підготувати мотивоване звернення з супутніми документами до Апеляційної палати Національного органу інтелектуальної власності;

• підготувати позов з супутніми документами в Центр арбітражу і посередництва Всесвітньої організації інтелектуальної власності.

• провести відповідну претензійну роботу і підготувати обґрунтовану позовну заяву.

 

На печать