Обставини справи:

У травні 2020 року позивач звернувся до суду з позовом до відповідачів та ТОВ «Антитіла» про захист патентного права та виплату разової грошової компенсації. Позов обґрунтовано тим, що позивач є власником патенту України на корисну модель №74516 «Спосіб налаштування параметрів музичної композиції».

У лютому 2017 року позивач отримав інформацію, що відповідачами здійснюється комерційне застосування, у тому числі продаж музичних композицій «Антитіла»: «Все красиво», «Молоком», «Дунай », у яких чистота сильних або вимірювальних долей такту в діапазоні основного тону музичної композиції + 12 центів від зразкового, або частота вимірювальних долей такту в діапазоні тону п`ятої ступені музичної композиції + 6 центів від зразкового, впродовж усієї або частини музичної композиції. Отже, частота сильних та вимірювальних долей такту музичних композицій «Антитіла»: «Все красиво», «Молоком», «Дунай» відповідає частоті їх основного тону, як описано в патенті України на корисну модель №74516.

Параметри музичних композицій гурту «Антитіла» відповідають параметрам, що налаштовані у спосіб захищений патентом України на корисну модель № 74516, з використанням кожної ознаки включеної до незалежного пункту формули корисної моделі. Посилаючись на те, що відповідачами йому завдано збитків, просив стягнути з відповідачів разове грошове стягнення (компенсацію), завдане порушенням патентного права, в розмірі 1014076,39 грн.

У вересні 2021 року один з відповідачів звернувся до суду до позивача за первинним позовом , ДП «Український інститут інтелектуальної власності» про визнання патенту на корисну модель №74516 недійсним. Позов обґрунтовано тим, що корисна модель за патентом № 74516 «Спосіб налаштування параметрів музичної композиції» не є патентоздатною, та не має жодних ознак нової у зв`язку з тим, що сукупність ознак даної корисної моделі була загальновідома у світі до дати подання заявки на її реєстрацію.

В останній редакції позовної заяви позивач за первинним позовом просив визнати незаконними дії відповідачів та ТОВ «Антитіла» щодо використання корисної моделі за патентом України на корисну модель № 74516 у виробництві та/або реалізації музичних композицій «Антитіла»: «Все красиво», «Молоком», «Дунай», заборонити виготовлення, рекламу, виконання, застосування, реалізацію, пропонування для продажу, в тому числі через інтернет, продаж, імпорт та експорт (пропуск через митний кордон), та інше введення в цивільний оборот або зберігання в зазначених цілях примірників контрафактних музичних композицій:«Все красиво», «Молоком», «Дунай», вилучити з цивільного обороту та знищити примірники контрафактних музичних композицій, стягнути солідарно з відповідачів та ТОВ «Антитіла» на його користь разове грошове стягнення (компенсацію), завдану порушенням патентного права, у розмірі показника неодержаного ним прибутку за типовим ліцензійним договором у доларах США на рік ухвалення рішення у справі, який у 2022р. складає $40350 USD, у2023р. складає $41550 USD, у 2024р. складає $42750 USD, у 2025р. складає $44100 USD, у 2026р.складає $45450 USD, у 2027р. складає $46800 USD, у 2028р. складає $48150 USD, 2029р. складає$49650 USD, у 2030р. складає $51000 USD, у 2031р. складає $52050 USD, і курсом НБУ станом на момент ухвалення рішення у справі.

Мотивував позов тим, що компенсація неодержаного ним прибутку (упущеної вигоди) пов`язана з порушенням патентного права в первинній редакції позовної заяви обґрунтовується умовами типового Ліцензійного Договору, який має укладатися з ліцензіатами для законного використання корисної моделі, що опублікований на сайті. За цим договором ціна ліцензії на налаштування однієї циклічної композиції, або частини циклу, на одну тональність або один тональний план встановлюється 1 січня поточного року і діє протягом усього поточного року з такого розрахунку: зростає на 3% відносно ціни минулого року. Початкова встановлена ціна в 2012р.- $10000 USD або еквівалент. Таким чином, ціна ліцензії в 2022р. становить $13450 USD або еквівалент. Відповідно ціна ліцензії в 2023р. становитиме $13850 USD або еквівалент. (3% - показник середньої річної інфляції долара США).

Позивач за зустрічним позовом, через проведення ряду досліджень та експертиз зазначив, що аналіз формули корисної моделі свідчить про відсутність ознак технічного характеру. Корисна модель не відповідає умовам промислової придатності.

Посилаючись на зазначені обставини, позивач за зустрічним позовом просив визнати патент України на корисну модель № 74516 «Спосіб налаштування параметрів музичної композиції», реєстраційний номер заявки u2012 07356 від 25.10.12 недійсним, зобов`язати ДП «Український інститут інтелектуальної власності» внести зміни до відповідно до державного реєстру України на винаходи та корисні моделі шляхом виключення повністю патенту України на корисну модель та здійснити про це публікацію в офіційному бюлетені «промислова власність».

 

Суд, вислухавши пояснення учасників справи, вивчивши матеріали справи та дослідивши доказі у їх сукупності, дійшов наступних висновків:

Відповідно до ч. 1 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» (у редакції,діючій на час подачі заявки на видачу патенту на корисну модель, далі - Закон) правова охорона надається винаходу (корисній моделі), що не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та відповідає умовам патентоздатності.

З огляду на наведене, суд дійшов висновку, що на дату подання заявки u 2012 07356, дата подання заявки 18.06.2012 дата, з якої є чинним права на корисну модель 25.10.2012, за позивачем за первинним позовом, корисна модель не відповідала умовам надання правової охорони, встановленим ст. 7 Закону, а саме сукупність суттєвих ознак вказаної корисної моделі не була новою і промисловопридатною.

Відповідно до п. «а» ч. 1 ст. 33 Закону (у редакції, діючій на час розгляду справи) права на винахід(корисну модель) можуть бути визнані в судовому порядку недійсними повністю або частково у разі:а) невідповідності запатентованого винаходу (корисної моделі) умовам патентоздатності, що визначені статтею 7 цього Закону.

Згідно з ч.ч. 3, 4 ст. 33 Закону при визнанні прав на винахід (корисну модель) недійсними повністю або частково в судовому порядку НОІВ повідомляє про це у Бюлетені.

Права на винахід (корисну модель), визнані недійсними повністю або частково в судовому порядку,вважаються такими, що не набрали чинності, від дати публікації відомостей про державну реєстрацію винаходу (корисної моделі).

 

Основним доказом з цього приводу став додатковий висновок ДП «Український інституту інтелектуальної власності» (Укрпатент) від 2019 року за результатами експертизи запатентованої корисної моделі де було встановлено, що запатентована корисна модель за патентом України на корисну модель № 74516, не відповідає умовам патентоздатності корисної моделі України, визначеним для неї ч. 2 ст. 7 Закону , а саме: за пунктом (ами) 1, 2 формули не є промислово придатною, за пунктом (ами) 1, 2 формули не є новою.

Проведення відповідної експертизи було здійснено за клопотанням про проведення експертизи запатентованої корисної моделі на відповідність умовам патентоспроможності майже через шість років після здійснення державної реєстрації корисної моделі за результатами експертиз.

Експертиза проведена відповідно до вимог п. 9.3. Правил розгляду в обсязі опублікованих формули і опису до патенту України на корисну модель № 74516 із врахуванням Правил складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель, які затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 22.01.2001 № 22.

 

Судом також визначено, що первісний позов до відповідачів та ТОВ «Антитіла» про визнання дій незаконними, зобов`язання вчинити дії, стягнення суми задоволенню не підлягає з наступних підстав.

Підставою для звернення до суду є наявність порушеного права (охоронюваного законом інтересу), і таке звернення здійснюється особою, котрій це право належить, і саме з метою його захисту. Відсутність обставин, які б підтверджували наявність порушення права особи, за захистом якого вона звернулася, чи охоронюваного законом інтересу, є підставою для відмови у задоволенні такого позову(постанова Верховного Суду України від 21.10.2015 у справі № 3-649гс15).

Оскільки, суд дійшов висновку про те, що на дату подання заявки u 2012 07356, дата подання заявки -18.06.2012, дата, з якої є чинним права на корисну модель - 25.10.2012 за позивачем за первинним позовом, корисна модель не відповідала умовам надання правової охорони, встановленим ст. 7 Закону, а саме сукупність суттєвих ознак вказаної корисної моделі не була новою і промисловопридатною, у зв`язку з чим, визнано повністю недійсним право на корисну модель за позивачем засвідченого патентом на корисну модель № 74516, який зареєстрований в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 25.10.2012, немає правових підстав для задоволення первісного позову та визнання незаконними дій відповідачів та ТОВ «Антитіла» щодо використання корисної моделі за патентом України на корисну модель № 74516 у виробництві та/або реалізації музичних композицій «Все красиво», «Молоком», «Дунай», заборони виготовлення, реклами,виконання, застосування, реалізації, пропонування для продажу, в тому числі через інтернет, продаж,імпорт та експорт (пропуск через митний кордон), та інше введення в цивільний оборот або зберігання в зазначених цілях примірників контрафактних музичних композиці, вилучення з цивільного обороту та знищити примірники контрафактних музичних композицій, стягнення солідарно з відповідачів та ТОВ«Антитіла» на користь позивача за первинним позовом разового грошового стягнення (компенсацію), завдану порушенням патентного права, у розмірі показника неодержаного ним прибутку за типовим ліцензійним договором у доларах США на рік ухвалення рішення у справі, який у 2024р. складає 42 750 дол. США.

 

На поточну дату вказана судова справа продовжує розглядатись у апеляційної інстанції, проте висновки зроблені судом першої інстанції про відсутність правових підстав задоволення первісного позову виходячи з визнання, у цій же справі, недійсним права на корисну модель, а отже і охоронюваних законом інтересів є цікавим механізмом захисту від протилежного (зворотнім захистом).

 

Спеціалісти патентно-правової компанії ТОВ «КОМПАНІЯ «ІНВЕНТА» продовжують формувати новітню юридичну практику захисту об’єктів прав інтелектуальної власності у взаємовідносинах з держаними органами, фізичними та юридичними особами та належним чином захищати права та законні інтереси клієнтів компанії, допомагають у виконанні завдань по розробці відповідних договорів між авторами та роботодавцем.